Asiassa oli kyse siitä, aiheuttiko tavaramerkki sekaannusvaaran saman luokan tavaroiden osalta aikaisemmin rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin. Energy Beverages LLC (jäljempänä valittaja) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle Playmaker Oy:n (jäljempänä vastaaja) tavaramerkin numero 278137 BURNING WATER kumoamista varten luokan 32 tavaroiden osalta.
Vastaajan tavaramerkki BURNING WATER muodostuu kahdesta sanasta, ”burning” ja ”water” ja valittajan neljä sanamerkkiä muodostuvat sanasta ”burn”. Valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 18224965 BURN (kuvio) sisältyy sanan ”burn” lisäksi myös tyylitelty liekkikuvio. Valittaja esittää, että vastaajan tavaramerkki aiheuttaa luokan 32 tavaroiden osalta sekaannusvaaran valittajan aiemmin rekisteröityihin viiteen tavaramerkkiin.
Vastaaja esitti, että kyseessä oleva tavaramerkki ja valittajan tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan taikka merkityssisällöltään. Lisäksi yhteen vastaajan tavaramerkkiin sisältyy kuviomerkki, eikä vastaajan tavaramerkkiin sisälly kuviollisuutta, joten ulkoasujen ero on selvä. Siten vertailtavana olevat merkit eivät vastaajan mukaan kokonaisuutena arvioiden ole samankaltaisia eikä niiden välillä vallitse sekaannusvaaraa.
Markkinaoikeus otti kantaa EU-tavaramerkkien sekaannusvaaraan luokassa 32 olevien tavaroiden osalta. Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan edellä 1 momentin 1–2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.
Markkinaoikeus toteaa ratkaisussa vertailtavien merkkien kattavan tavaroita samassa luokassa 32, joiden voidaan todeta olevan suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista Suomessa.
Markkinaoikeus on ratkaisussa arvioinut merkkien samankaltaisuutta yksitellen jokaisen merkin osalta, ottaen huomioon jokaisessa esiintyvät elementit. Markkinaoikeus on todennut, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta. Kokonaisarvioinnissa on huomioitava tavaramerkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisällön samankaltaisuus, jotka vaikuttavat kokonaisvaikutelmaan. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita tavaramerkin hallitseviin ja erottamiskykyisiin osiin. Merkitystä on myös tavaramerkin kattamilla tavaroilla.
Markkinaoikeus toteaa, että valittajan kuviomerkin kattamat tavarat ovat samat kuin vastaajan tavaramerkkien kattamat luokan 32 tavarat. Vastaajan tavaramerkki ja valittajan aikaisempi kuviomerkki ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia sekä lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, joten merkkejä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä ainakin vähäisessä määrin samankaltaisina. Vastaajan tavaramerkki ja valittajan aikaisemmat sanamerkit ovat puolestaan sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan että merkityssisällöltään samankaltaisia. Merkkejä on siten pidettävä kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.
Markkinaoikeus katsoi edellä mainituilla perusteilla ratkaisussaan, että vastaajan tavaramerkki numero BURNING WATER aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 3501244 BURN sekä valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 18224965 BURN (kuvio) luokan 32 tavaroiden ”Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet; Oluet ja panimotuotteet” osalta. Muiden valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta sekaannusvaaraa ei synny. Näin ollen markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä on hylätty väite luokan 32 tavaroiden osalta sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 278137 BURNING WATER rekisteröinnin kumoamista varten vastaavilta osin.
(PI)