Asiassa Valio Oy (jäljempänä Valio) oli valittanut markkinaoikeuteen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksestä 30.9.2020. Markkinaoikeus on päätöksessään 545/19 palauttanut kyseisen, edellä mainitu asian PRH:lle laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. Päätöksessä 545/19 markkinaoikeus katsoi, että Lidl Stiftung & Co. KG (jäljempänä Lidl) tavaramerkin TUKKIJÄTKÄ ja Valion aikaisemman tavaramerkin KOSKENLASKIJA:n välillä ei ole sekaannusvaraa. Markkinaoikeus kuitenkin huomioi, että laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellyttämää yhteyttä ei voida poissulkea, sillä merkkien välillä on vähintään hyvin heikko samankaltaisuus.
PRH oli valituksenalaisessa päätöksessä 30.9.2020 katsonut, että Valion omistamia Koskenlaskija-merkkejä on pidettävä Suomessa laajalti tunnettuina tavaramerkkeinä juustoille. PRH oli kuitenkin todennut, että tapauksessa ei kuitenkaan aktualisoidu sekaannusvaaraa tai mielleyhtymää Valion merkkiin. Näin ollen PRH katsoi, että laajalti tunnetun tavaramerkin suoja ei tule sovellettavaksi, vaikka katsottaisiinkin merkkien jossain määrin heikosti samankaltaisiki.
Valion mukaan PRH:n päätös oli virheellinen siltä osin kun siinä katsottin, että Lidlin Tukkijätkä-tavaramerkkiä ei yhdistettäisi Valion Koskenlaskija-brändiin sekä merkkeihin. Valio perustelee kantaansa sillä, että Koskenlaskija-merkkien vahvan erottamiskyvyn vuoksi kuluttajat yhdistävät sulatejuustojen merkit toisiinsa. Valion mukaan Lidl oli käyttänyt hyväksi Valion omistaman brändin omalaatuista ja yksilöllistä mieliyhtymää hyötymistarkoituksessa. Yhteys Koskenlaskija-merkin vahvisti Tukkijätkä-merkin ulkoasuelementit sekä mainoslauseet, kuten esimerkiksi: ”Tukkijätkä-sulatejuustossa on luonnetta kun kuohuvassa koskessa”. Valion mukaan Lidlin menettely merkitsi laajalti tunnetun Koskenlaskija-merkkien erottamiskyvyn epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Valio on valituksenalaisessa päätöksessä vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asia PRH:lle TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkin kumoamista varten. PRH on vastauksessaan vedonnut oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin, niiden jakautumiseen sekä PRH:n korvausvelvollisuuteen.
Lidl on vastauksessaan lausunut, että Valion esittämä valitus on perusteeton. Ensinnäkin Lidl totesi, että Koskenlaskija-merkkejä ei tule katsoa laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi. Tukkijätkä-tavaramerkkinsä suhteen Lidl on todennut, että se eroaa lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan merkittävästi aiemmasta. Lidlin mukaan kuluttajilla on ruokakaupassa, missä molempia tuotteita myydään, mahdollisuus nähdä tuote ennen ostopäätöstä sekä lukea pakkauksessa oleva tavaramerkki. Tavaramerkin käyttö on tapahtunut osana vilpitöntä ja normaalia kilpailua, eikä voida katsoa, että tavaramerkin käyttö olisi ollut haitaksi Koskenlaskija-merkin erottamiskyvylle tai/ja maineelle.
Kyseessä olevassa asiassa kysymys oli siitä, onko Valion Koskenlaskija-merkin laajaan tunnettuuteen perustuva suoja este Tukkijätkä-tavaramerkin rekisteröinnille, ja tuleeko tavaramerkkirekisteröinti kumota tämän vuoksi. Asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kun se oli ennen 1.9.2016 tehtyjä muutoksia. Jäljempänä olevat lakiviittaukset koskevat näin ollen tavaramerkkilain yllä mainittua muotoa.
Markkinaoikeus katsoi ensinnäkin, että Koskenlaskija-merkkejä on pidettävä laajalti tunnettuina tavaramerkkeinä Suomessa juustojen osalta, PRH:N toteamin tavoin. Tämän lisäksi Koskenlaskija-merkkejä voidaan erottamiskyvyltään pitää erittäin vahvoina sulatejuustojen osalta. Kohdeyleisö, eli tässä tapauksessa tavanomainen sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja voidaan katsoa liittää tapauksessa olevat merkit yhteen. Markkinaoikeus on arvioinnissa ottanut huomioon merkkien välisen mielleyhtymän ja merkityssisällön samuuden asteen. Valio toimitti tapauksessa markkinaoikeudelle markkinatutkimuksen jossa ilmenee, että osa kuluttajista on tiedostelussa yhdistänyt Tukkijätkä-merkin Valioon, Koskenlaskijaan, Valion juustoon ja sulatejuuston. Tämän lisäksi markkinaoikeus on Valion esittämän selvityksen merkkien mielenyhtymän vaikutuksella todennut, että merkkien välille syntyy kohdeyleisön keskuudessa sellainen yhteys, jota edellytetään laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saamiseksi.
Markkinaoikeus katsoi, että Tukkijätkä-tuotteen ulkoasun, ulkomuodon sekä tuotepakkauksesta ilmenevän mainoslauseen osoittavan Lidlin pyrkivän hyötymään Koskenlaskija-merkkien laajasta tunnettuudesta. Tapauksessa tuote on myyty ulkomuodoltaan sekä väriltään pakkauksessa, joka muistuttaa Koskenlaskija-juustopakkausta. Tämän lisäksi Tukkijätkä- sulatejuustopakkauksen kyljessä on esitetty mainoslause ”Tukkijätkä-sulatejuustossa on luonnetta kuin kuohuvassa koskessa”. On myös huomioitava, että tavaramerkki jonka kohderyhmän yhdistää edellä todettuihin Valion merkkeihin, voitaisiin nähdä parantavan myöhäisemmän merkin mainetta, varsinkin suhteessa jossa kyse on samoista tavaroista. Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen ei ole suoranaisesti liity itse tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon. Kyse sen sijaan on liitännässä hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä.
EU-oikeuskäytännön mukaan tapauksessa, jossa on todettu laajalti tunnetun tavaramerkin maineen hyväksikäyttö, tulee samankaltaista merkkiä käyttäneen osoitettava, että käytölle on ollut perusteltu syy. Tapauksessa Lidl oli vedonnut siihen, että kyseisen tavaramerkin valikointi sulatejuuston tavaramerkiksi on osa normaalia ja vilpitöntä kilpailua. Markkinaoikeus katsoi tapauksessa, että Lidlillä ei ole esittänyt pyrkineensä luomaan tavaroilleen oman erottuvan tunnuksen. Valitulla sanoilla ”tukkijätkä” tai Valion ”koskenlaskija” ei puhekielessä esitä tai edes viittaa mitään juustotuotteisiin ja fakta, että Lidl on jäljitellyt paukkauksessa Valion tuotteen pakkausta sekä käyttänyt mainoslausetta, joka viittaa Valion tuotteeseen osoittaa Lidlin halua saada kuluttajat yhdistämään merkit. Markkinaoikeus katsoi näin ollen, että Tukkijätkä-tavaramerkin rekisteröinnillä on tavoiteltu yhdistämistä Valion Koskenlaskija-merkkiin kohdeyleisön keskuudessa.
Markkinaoikeus on tapauksessa todennut, että Lidlin Tukkijätkä tavaramerkin käyttämisessä on mahdollisuus aiheutua haittaa Valion Koskenlaskija-merkkien erottamiskyvylle ja maineelle. Arvioinnin mukaan Lidlin pyrkimyksenä on hyötymään Valion aikaisempien laajalti tunnettujen Koskenlaskija-merkkien maineesta. Näin ollen markkinaoikeus kumosi PRH:n 30.9.2020 tekemän valituksenalaisena olevan päätöksen ja palautti asian PRH:lle Tukkijätkä-tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten.
Oikeudenkäyntikulujen suhteen markkinaoikeus katsoi, että huomioon ottaen asian oikeudellinen epäselvyys, asiassa annettu ratkaisu, asian merkitys asianosaisille sekä osapuolten toiminta ei voida nähdä kohtuuttomana, että Valio itse vastaa oikeudenkäyntikuluistaan. Lidlin ei myöskään voida katsoa toimineen tavalla joka ilmeisen tarpeettomasti olisi pitkittänyt oikeudenkäyntiä. Näin ollen vaatimus Valion oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylättävä.
(SU)