Markkinaoikeuden käsittelemässä asiassa oli kyse haetun ulkoasutavaramerkin erottamiskyvystä. Tapauksessa Abbott Diabetes Care Inc. (jäljempänä hakija) vaati Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 18.5.2021 tekemän päätöksen kumoamista sekä asian palauttamista PRH:lle haetun ulkoasutavaramerkin rekisteröintiä varten. Lisäksi hakija oli vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa PRH:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.
PRH oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt hakijan ulkoasutavaramerkin rekisteröinnin, koska haettu ulkoasutavaramerkki oli ilman erottamiskykyä. Ulkoasutavaramerkkiä oli haettu seuraaville luokan 10 tavaroille: ”Sensor-based glucose monitors for diabetes management; sensors for glucose monitoring in the field of diabetes management”. Markkinaoikeuden tehtävänä oli arvioida merkin erottamiskykyä suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin.
Hakija esitti markkinaoikeudessa, että PRH oli valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti katsonut haetun ulkoasutavaramerkin erottamiskyvyttömäksi sillä perusteella, että merkki muodostui yksinkertaisesta pyöreänmuotoisesta ulkoasusta. Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä oli virheellisesti katsottu, ettei asiassa ollut ratkaisevaa, erosiko haettu ulkoasutavaramerkki merkittävästi muista glukoosin seurantaan käytettävistä sensoreista. Hakijan mukaan pyöreä muoto sai aikaan haetulle ulkoasutavaramerkille vaadittavan erottamiskyvyn verrattaessa sitä muihin markkinoilla saatavilla oleviin sensorityyppeihin. Lisäksi tavaroiden kohdeyleisö muodostui diabeetikoista, jotka perehtyvät huolellisesti saatavilla oleviin terveydenhuoltoa edistäviin laitteisiin ja ovat keskivertokuluttajaa tarkkaavaisempia.
Markkinaoikeus arvioi tavaramerkkilain 11 §:n 1 momenttia, jonka mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).
Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (kohta 1), josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (kohta 2) tai jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (kohta 3).
Lisäksi markkinaoikeus arvioi tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki ei ole 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.
Merkin erottamiskykyä tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin. Markkinaoikeus totesi, että erottamiskykyä arvioidessa on otettava huomioon ne tavarat, joita varten merkki haetaan rekisteröitäväksi, ja se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevista esitöistä (HE 201/2018) ilmenee, että erottamiskyvyn arvioinnissa on huomioitava, onko merkissä esiintyvällä sanalla, kuviolla tai muulla merkinnällä vapaanapitotarve siten, että muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat sitä vapaasti käyttää. Merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita ei tule myöntää yksinoikeutta. Esitöissä on esimerkkinä mainittu, että yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyrästä, viivasta tai suorakulmiosta muodostuvien merkkien ei ole katsottu olevan erottamiskykyisiä.
Arvioinnissaan markkinaoikeus totesi asiassa esitetystä selvityksestä ilmenevän, että terveydenhuoltoalalla ihoon kiinnitettäviä glukoosin seurantaan tarkoitettuja sensoreita esiintyy useissa eri muodoissa. Kyseisten tuotteiden kohdalla reunoista pyöristetyt ja litteät muodot ovat tavanomaisia ja luonteenomaisia.
Markkinaoikeus katsoi, ettei rekisteröitäväksi haettu ulkoasutavaramerkki poikennut muodoltaan tai väritykseltään merkittävästi asiassa kuvatuista alan yleisistä käytännöistä tai tavoista, eikä sen käsittämä ulkoasu ollut luonteeltaan sellainen, että kohdeyleisö mieltäisi sen kaupallisen alkuperän osoittajana. Kohdeyleisön korkeammasta tarkkaavaisuusasteesta huolimatta haetun ulkoasutavaramerkin muodostaman kokonaisvaikutelman ei voitu katsoa olevan erottamiskykyinen hakemuksen luokassa 10 kattamille tavaroille. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ollut kohtuutonta, että hakija saa vastata itse oikeudenkäyntikuluistaan. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.
(SR)