Markkinaoikeuden käsittelemässä asiassa oli kyse haetun tavaramerkin sekaannusvaarasta aikaisempiin Euroopan unionin tavaramerkkeihin (EU-tavaramerkki). Tapauksessa Société Riviera Design Company (myöhemmin hakija) vaati Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 10.11.2020 tekemän päätöksen kumoamista sekä asian palauttamista PRH:lle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA hyväksymiseksi koskemaan Suomea.
PRH oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että hakijan kansainvälinen rekisteröinti numero 1522139 CALA aiheutti sekaannusvaaran aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio), numero 9597221 1789 CALA (kuvio) ja numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio). Markkinaoikeuden tehtävänä oli arvioida, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran aiempien EU-tavaramerkkien kanssa.
Hakija esitti markkinaoikeudessa, että se on edellä mainittujen aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltija sekä esitti tästä selvitystä. Aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) hakija perusteli eroavan kokonaisvaikutelmaltaan huomattavasti kysymyksessä olevasta kansainvälisestä rekisteröinnistä, joten niiden välillä ei ollut sekaannusvaaraa. Tämän lisäksi hakijan kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti kattoi lukuisia sellaisia tavaroita luokassa 25, jotka eivät olleet samoja tai samankaltaisia aiemman EU-tavaramerkin luokassa 25 kattamien tavaroiden kanssa. Hakija esitti muun ohella, että aikaisemman EU-tavaramerkin sanaosa BRIDES from IBIZA tuli ottaa huomioon erottavana elementtinä vertailtavien merkkien välillä ainakin kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 25 kattamien tavaroiden osalta.
Lausunnossaan PRH totesi, että EU-tavaramerkissä sanaosan CALA alle sijoitetun sanaosan BRIDES from IBIZA ei voitu katsoa olevan riittävä elementti poistamaan sekaannusvaaraa, sillä se ei muodosta kokonaisuutena niin voimakkaan kuviollista kokonaisuutta, etteikö sitä voitaisi pitää samankaltaisena kysymyksessä olevan hakijan kansainvälisen rekisteröinnin kanssa. Lisäksi kysymyksessä oleva hakijan kansainvälinen rekisteröinti kattoi luokassa 25 muun ohella tavaranimikkeen ”dresses”, jonka katsottiin tarkoittavan samaa aiemman EU-tavaramerkin luokan 25 tavaroiden ”Dresses; Wedding dresses” kanssa. PRH arvioi kokonaisuudessaan, että kysymyksessä oleva hakijan kansainvälinen rekisteröinti aiheutti sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio).
Markkinaoikeus arvioi tavaramerkkilain 88 §:n 2 momenttia, jonka mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tavaramerkkilain 9 luvussa (88–99 §) toisin säädetä.
Lisäksi markkinaoikeus arvioi tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Pykälän 3 momentin mukaan mainitun 1 momentin 2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella EU-tavaramerkkiä, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus (kohta 3).
Otettuaan huomioon asiassa esitetyn selvityksen, markkinaoikeus katsoi aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 9596883 1789 CALA, numero 9597071 1789 cala (kuvio) ja numero 9597221 1789 CALA (kuvio) haltijan oleva sama yhtiö kuin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1522139 CALA, joten asiassa ei tarvinnut arvioida sekaannusvaaraa näiden välillä, eivätkä mainitut EU-tavaramerkit aiheuttaneet estettä hyväksyä kyseinen kansainvälinen rekisteröinti koskemaan Suomea.
EU-tavaramerkin numero 12734216 CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) osalta markkinaoikeus totesi, että vertailtavat merkit kattoivat saman tavaranimikkeen ”dresses” luokassa 25. Tältä osin markkinaoikeus katsoi vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden olevan samoja tai samankaltaisia. Lisäksi markkinaoikeus katsoi luokan 25 tavaroiden olevan suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu muun muassa kohtuullisen tarkkaavaisista keskivertokuluttajista. Merkkien vertailussa markkinaoikeus huomioi, että aikaisempi EU-tavaramerkki CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosasta CALA ja sen alapuolella olevasta sanaosasta BRIDES from IBIZA. Merkissä esiintyvä sanaosa CALA on kirjoitettu erilaisella tekstityylillä ja se on huomattavasti suurempi suhteessa toiseen sanaosaan. Näin ollen markkinaoikeus arvioi, että sitä on sijaintinsa, kokonsa, mittasuhteidensa ja kirjasinlajinsa vuoksi pidettävä kysymyksessä olevan EU-tavaramerkin ulkoasua hallitsevana osana. Markkinaoikeus huomioi, että sana ”cala” muodosti kysymyksessä olevan hakijan kansainvälisen rekisteröinnin ainoan osan sekä se sisältyi kokonaisuudessaan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jossa sana muodostaa EU-tavaramerkin hallitsevan elementin.
Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Ominaispiirteiltään erittäin erottamiskykyisiä tai tunnettuja tavaramerkkejä suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Arvioinnissaan markkinaoikeus totesi, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä CALA BRIDES from IBIZA (kuvio) on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille sanaosasta BRIDES from IBIZA huolimatta. Markkinaoikeus katsoi, että vertailtavina olevat merkit olivat niitä kokonaisuutena arvioiden siinä määrin samankaltaisia, että niiden välille aiheutui sekaannusvaara. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.
(SR)