Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt Eka Chemicals AB:n (EC) väitteen ja pysyttänyt patenttilain 25 § 3 momentin nojalla voimassa Novamax ITB s.r.l.:n (Novamax) patentin nro 101234. Patentti oli koskenut keksintöä ”Menetelmä ruostumattoman teräksen peittaamiseksi ja passivoimiseksi typpihappoa käyttämättä”. Novamax oli väitteen johdosta myös täsmentänyt patenttivaatimuksiaan. EC oli vaatinut patentin kumoamista patenttilain 25 § 1 momentin perusteella.
PRH:n valituslautakunta katsoi, että vaikka asiassa esitetystä julkaisusta ei ilmennyt täsmällisesti patentin mukaista peittausliuosta, eroa voitiin pitää menetelmän kannalta merkityksettömänä. Menetelmässä uutta oli ilmavirtauksen johtaminen liuokseen, jota oli kyseisten menetelmien kannalta pidettävä kuitenkin melko yleisenä ratkaisuna. Valituslautakunta katsoi, ettei menetelmä eronnut olennaisesti tunnetusta tekniikasta, ja että patentti käsitti myös sellaista, mikä ei ollut ilmennyt alkuperäisestä patenttihakemuksesta. Patenttilain 25 § 1 momentin 1 ja 3 kohtien mukaisena valituslautakunta kumosi PRH:n päätöksen ja palautti asian PRH:lle patentin kumoamiseksi.
Valituksessaan Novamax katsoi patentin 101234 prosessin olevan huomattavasti erilainen ja ylivoimainen väitejulkaisun tekniikkaan verrattuna jopa ilman liuokseen johdettavan ilmavirran osuutta ratkaisussa. Novamax oli esittänyt korjatut patenttivaatimuksensa, jotka perustuivat alkuperäisiin patenttivaatimuksiin ja joita oli nyt täsmennetty ja rajoitettu. Valituslautakunta katsoi antamassaan vastaselityksessä, että uusien patenttivaatimusten mukainen keksintö erosi olennaisesti viitejulkaisuissa tunnetusta tekniikasta. Patenttivaatimuksien osalta valituslautakunta katsoi, että vaikka uudessa patenttivaatimuksessa lisättävien aineiden määriä ei ollut esitetty perusasiakirjoissa, olivat ne kuitenkin laskettavissa patenttiselityksen esimerkistä. Siten voitiin katsoa, etteivät uudet vaatimukset sisältäneet sellaista, joka ei olisi tullut esille perusasiakirjoista.
Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, etteivät Novamaxin liittämät uudet patenttivaatimukset sisältäneet määrittelyä, jota valituslautakunta oli aiemmin pitänyt perusasiakirjojen vastaisena. KHO katsoi, että asia oli uusien rajoitettujen patenttivaatimusten vuoksi tullut uuteen tilaan. KHO ei ottanut kantaa keksinnön patentoitavuuteen, mutta kumosi PRH:n valituslautakunnan päätöksen ja palautti asiasn PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.
Katso myös ratkaisu KHO:2002:3464
KHO:2002:3464
Tiivistelmä 13.2.2012/hkm