A:lle oli 29.8.2003 tehdyn hakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröity tavaramerkki DRACULA, jonka rekisteröinti kattoi muun ohella makeiset. A käytti tavaramerkkiä DRACULA Suomessa elinkeinotoiminnassaan erityisesti makeisten maahantuonnissa ja markkinoille saattamisessa. X edeltäjineen oli ainakin vuodesta 1984 lähtien tuonut maahan ja saattanut Suomessa markkinoille makeisia, joiden pakkauksissa oli käytetty sanaa ”dracula” sekä Dracula-aiheisia kuviotunnuksia (Dracula-tunnukset). A oli ollut tietoinen tästä toiminnasta viimeistään 1990-luvulla, mutta ei ollut missään vaiheessa kieltänyt X:ää tai sen edeltäjiä käyttämästä Dracula-tunnuksia. B oli 31.10.2019 ostanut X:n koko liiketoiminnan ja ryhtynyt tämän jälkeen tuomaan maahan ja saattamaan Suomessa markkinoille samoja Dracula-tunnuksilla varustettuja makeistuotteita ilman A:n suostumusta.
A vaati aluksi markkinaoikeudessa vahvistettavaksi, että B loukkaa A:n yksinoikeutta tavaramerkkiin DRACULA, sekä loukkauksen kieltämistä ja hyvitystä. B vaati kanteen hylkäämistä ja katsoi muun ohella, että A oli passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esittää tällaisia vaatimuksia.
Markkinaoikeus katsoi, että Dracula-tunnusten käyttäminen loukkasi A:n tavaramerkkiä DRACULA, mutta että A oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa esittää loukkaukseen perustuvia vaatimuksia. Markkinaoikeus sovelsi yleistä yksityisoikeudellista periaatetta, jonka mukaan vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ja hylkäsi kanteen. A valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus myönsi valitusluvan.
Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, oliko A menettänyt passiivisuutensa vuoksi oikeuden esittää B:tä vastaan vaatimuksia. Korkein oikeus pyysi asiasta ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ja että direktiivin 18 artiklassa säädetään tyhjentävästi niistä tilanteista, joissa tavaramerkin haltijan passiivisuus voi johtaa oikeuksien rajoittumiseen. Näin ollen kansallinen tuomioistuin ei voi soveltaa muuta yleistä periaatetta, jonka perusteella tavaramerkin haltija menettäisi oikeutensa kieltää merkin käyttö.
Korkein oikeus katsoi, että asiassa ei ollut kysymys tavaramerkkilain 15 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, koska B:n käyttämä merkki ei ollut rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki. Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun perusteella A:n ei voitu katsoa passiivisuutensa vuoksi menettäneen oikeuttaan kieltää B:tä käyttämästä Dracula-tunnuksia. Näin ollen markkinaoikeus oli virheellisesti hylännyt kanteen tällä perusteella.
Korkein oikeus vahvisti, että B loukkaa A:n oikeutta tavaramerkkiin DRACULA käyttämällä sanaa ”dracula” ja kuvallista Dracula-hahmoa makeisten tunnuksena, ja kielsi B:tä 50 000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta tällaista käyttöä. Siltä osin kuin kysymys oli hyvityksen määrästä, asia palautettiin markkinaoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.
(KT)