-verkkolehtiAsiassa oli kyse tavaramerkkiloukkauksen arvioinnista, kiellon määräämisestä sekä hyvitysvaatimuksen käsittelystä. Asia on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa markkinaoikeus on antanut 18.1.2022 ratkaisun asioissa diaariumero 2020/474 (Tavaramerkin mitätöinti) ja 2020/478 (Vakiintunut tavaramerkki).
Oy Lunapark Scandinavia Ltd (jäljempänä Lunapark tai kantaja) on jättänyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 29.8.2003, jonka perusteella se on rekisteröity 14.8.2009 tavaramerkin 246144 DRACULA (luokka 30) haltijaksi Suomessa. Tavaramerkkiluokka koskee muun ohella makeisia, joista esillä olevassa asiassa on kyse. Jo ennen tavaramerkin rekisteröintiä kantaja ja Hardeco Finland Oy:n (jäljempänä vastaaja) edeltäjänä toiminut yritys olivat tuoneet Suomeen ja myyneet Suomessa rinnakkain samanlaisia tuotteita, jotka on varustettu samoilla tai samankaltaisilla Dracula-tunnuksilla. Tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tunnusten käyttö jatkui useiden vuosien ajan entisen kaltaisena, kunnes vastaajan edeltäjänä toiminut yritys myi liiketoimintansa vastaajalle vuonna 2019. Liiketoiminnan siirtymisen jälkeen vastaaja jatkoi makeistuotteiden maahantuontia ja myyntiä Suomessa tunnuksilla Dracula, Dracula Piller ja Dracula Blod sekä 1.4.2020 lähtien myös tunnuksella Dracula Piller hedelmä.
Asiassa kantaja vaati, että markkinaoikeus (jäljempänä MAO) vahvistaa vastaajan loukanneen kantajan rekisteröityä tavaramerkkiä (246144 DRACULA) käyttäessään tuotteidensa tunnuksena dracula-sanaa ja -hahmoa. Lisäksi kantaja vaati MAO:ta kieltämään vastaajaa jatkamasta kantajan tavaramerkin loukkausta sekä määräämään vastaajaan suorittamaan hyvitystä kantajan rekisteröidyn tavaramerkin loukkaavasta käytöstä. Tämän lisäksi kantaja vaati, että MAO velvoittaa vastaajan korvaamaan arvolisäverottamat oikeudenkäyntikulut kulujen ja palkkioiden osalta viivästyskorkoineen.
Vastaaja puolestaan vaati ensijaisesti, että MAO hylkää kantajan kanteen kokonaisuudessaan sillä perusteella, ettei tunnusten välille ole tosiasiallista sekaannusvaaraa markkinoilla. Tämän lisäksi vastaaja vetosi vaatimustensa tueksi aikaprioriteettiin, tavaramerkkioikeuden sammumiseen, kantajan väitettyyn passiivisuuteen ja tavaramerkkioikeuden väitettyyn väärinkäyttöön. Toissijaisesti vastaaja vaati, että MAO hylkää kantajan hyvitysvaatimuksen vastaajan vaatimilta osin. Tämän lisäksi vastaaja vaatii, että kantaja korvaa vastaajan oikeudenkäyntikulut ja palkkiokulut viivästyskorkoineen.
Asiassa MAO:n arvioitavana oli ensinnäkin kysymys siitä, aiheutuiko vastaajan käyttämistä dracula-tunnuksista tavaramerkkilain 5.1 §:n mukaista sekaannusvaaraa rekisteröityyn DRACULA-tavaramerkkiin tai oliko kyseessä lain 5.2 §:n ns. double identity -tilanne. MAO totesi, että double identity-tilanne on koskee ainoastaan vastaajan tuotetta, jota on maahantuotu ja myyty tunnuksella Dracula. Muiden vastaajan tuotteiden osalta kyse oli MAO:n mukaan sekaannusvaarasta. Vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön viitaten MAO kuitenkin totesi, että tavaramerkkioikeudessa sinänsä tunnustetaan samojen ja samankaltaisten tavaramerkkien rinnakkaiselo samojen tuotteiden markkinoilla. Sekaannusvaaran osalta MAO nosti myös esille, että EUT:n oikeuskäytönnön mukaan merkkien samanaikainen käyttö markkinoilla voi yhdessä muiden tekijöiden kanssa vähentää sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudesta tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä. Esillä olevassa asiassa MAO kuitenkin katsoi, ettei sekaannusvaaraa tässä tapauksessa poista se, että kyseessä olevat tuotteet ovat saman tehtaan valmistamia tai se, että tuotepakkaukset ovat olleet markkinoilla pitkään rinnakkain.
Toiseksi MAO:n arvioi, oliko kantaja passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia tavaramerkkilain 15 §:n tai yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla ja mikäli näin ei ollut, oliko kantaja kuitenkin menettänyt oikeutensa tavaramerkkilain 9 §:n yksinoikeuden sammumisen, 14 §:n aikaprioriteetin tai tavaramerkkioikeuden väärinkäytön perusteella. MAO totesi, ettei tavaramerkkilain 15 §:ää voida soveltaa, sillä vastaajalla ei ole rekisteröityä tai vakiintunutta tavaramerkkiä Dracula-tunnuksille. Yksityisoikeudellisten periaatteiden soveltamisen osalta MAO nosti esille, että passiivisuuden arvioinnissa keskeisessä asemassa on passiivisuuden kesto, jonka mittapuuna käytetään kohtuullista aikaa, jonka määrittämiseen voidaan hakea tulkinta-apua tavaramerkkilain 15 §:stä. Tämän lisäksi passiivisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon se, onko passiivisuudelle ollut olemassa hyväksyttäviä syitä.
MAO arvioi kohtuullisen ajan vaatimusta jokaisen tuotteen osalta erikseen ja totesi, että kantaja on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia niitä tuotteita kohtaan, jotka ovat olleet markkinoilla 1980-luvulta lähtien. Arvioinnissaan MAO nosti esille, että kantajalla on ollut etenkin tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen tosiasiallinen mahdollisuus puuttua sekoitettavissa olevien tunnusten käyttöön, mutta toimiin ei ole silti ryhdytty kohtuullisessa ajassa. Lisäksi MAO totesi, ettei vuonna 2019 tehty liiketoimintakaupalla ole sellaista oikeudellista merkitystä, että kohtuullisen ajan kulumisen katsottaisiin alkavan alusta. Vuonna 2020 markkinoille saatetun tuotteen (Dracula Piller hedelmä) osalta MAO totesi, että oikeutta esittää vaatimuksia ei ole menetetty minkään edellä mainitun perusteen nojalla, sillä kantaja on riidattomasti vuonna 2020 esittänyt vaatimuksia rekisteröidyn tavaramerkin perusteella.
Hyväksytyn vaatimuksen osalta oli riidatonta, että vastaaja oli maahantuonut ja myynyt Suomessa makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller Hedelmä vuodesta 2020 lähtien. Koska MAO on edellä todennut, että tuotteen ja rekisteröidyn tavaramerkin välillä vallitsee sekaannusvaara, vastaajan katsottiin loukanneen kantajan rekisteröityä tavaramerkkiä, ja näin olevan velvollinen suorittamaan kantajalle hyvitystä rekisteröidyn tavaramerkin loukkaavasta käytöstä. Samassa yhteydessä MAO kielsi vastaajaa käyttämästä dracula-sanaa ja -hahmoa vuonna 2020 käyttöön otetun makeistuotteen tunnuksena. Muilta osin MAO hylkäsi kantajan vaatimukset ja määräsi kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.
(NN)