-verkkolehtiTiivistelmä 7.7.2009/Katarina
Hard Rock Ltd:n kuviomerkki HARD ROCK CAFE oli otettu käyttöön 1971, jolloin Lontooseen oli perustettu ensimmäinen Hard Rock Cafe-ravintola. Sanamerkki HARD ROCK ja toiminimi Hard Rock Ltd oli rekisteröity Yhdistyneessä Kuningaskunnassa seuraavana vuonna. Toimialaksi oli merkitty kahvila- ja ravintolatoiminta. Kuvio- ja sanamerkkejä oli rekisteröity myös useissa muissa maissa Hard Rock Ltd:n tai sen konserniyhtiöiden toimesta. 1990-luvulla yli 30 HARD ROCK CAFE kahvila-ravintolaa toimi eri puolilla maailmaa.
Hard Rock Ltd oli 1989 hakenut HARD ROCK CAFE -kuviomerkin rekisteröimistä Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tavaramerkki oli rekisteröity Suomessa vuonna 1996 sen jälkeen, kun rekisteröinnin esteenä ollut, Fast Foods Restaurants Oy:lle vuonna 1984 myönnetty rekisteröinti samalle sanamerkille oli kumottu käyttämättömänä 1994.
Vastaajayhtiö Suomen Hard Rock Cafe Ltd oli rekisteröinyt Oy Suomen Hard Rock Cafe Ltd toiminimekseen Suomessa vuonna 1990. Kun Hard Rock Ltd oli hakenut HARD ROCK -sanamerkin rekisteröimistä Suomessa, vastaajayhtiön toiminimi oli muodostunut esteeksi. Hard Rock Ltd oli nostanut kanteen käräjäoikeudessa ja vaatinut Oy Suomen Hard Rock Cafe Ltd:n rekisteröinnin kumoamista ja toiminimen käytön kieltämistä. Kumoamista oli vaadittu ensinnäkin sillä perusteella, että cafe-sanan sisältävä toiminimi oli omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Vastaajayhtiön toimialaa oli rekisteröinnin jälkeen muutettu kattamaan mm. kahvi-, makeis- ja muiden elintarvikealan tuotteiden agentuuri-, valmistus- ja kauppatoimintaa sekä kiinteistöjen rakentamis-, rakennuttamis- ja kauppatoimintaa. Tosiasiallisesti yhtiö oli lisäksi harjoittanut ainoastaan asuntojen vuokraus- ja sijoitustoimintaa. Vastaajayhtiön toiminimen ja sen iskuosan oli myös väitetty olevan sekoitettavissa kantajayhtiön erittäin vakiintuneeseen ja yleisesti tunnettuun toiminimeen Hard Rock Ltd. Kantaja oli vedonnut myös aikaisempaan oikeusperusteeseensa. Kaikkia väitteitä oli perusteltu toiminimilain 5 §:n 1 kohdan säännöksellä.
KäO oli hylännyt kanteen. Se oli katsonut, ettei ollut selvitetty, että kantajan toiminimi ja ulkomailla rekisteröidyt tavaramerkit olisivat tulleet Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä tunnetuiksi ennen vastaajayhtiön perusilmoituksen rekisteröintihakemuksen jättämistä. Toiminimilain ja tavaramerkkilain mukaista suojaa vastaajan toiminimen rekisteröimiselle ei näin ollen ollut ollut. KäO ei myöskään ollut katsonut selvitetyksi, että ulkomailla rekisteröidyt tunnusmerkit olisivat ennen vuotta 1989 saaneet toiminimilain 5 §:n 2 mom. 1 kohdan mukaista toimialasta riippumatonta suojaa.
Hard Rock Cafe Ltd valitti hovioikeuteen. HO ei KäO:n tavoin pitänyt vastaajan toiminimeä harhaanjohtavana, mutta katsoi sen olevan sekoitettavissa HARD ROCK CAFE -tavaramerkkiin. Sekoittavuusarviointiin vaikutti myös se, että kantajan ulkomailla rekisteröidyt tunnusmerkit edustivat merkittäviä liikearvoja ja olivat siten selkeästi suojan tarpeessa mm. tunnusmerkillä keinottelua ajatellen. KäO oli kuitenkin hylännyt kanteen sillä perusteella, etteivät asianosaiset harjoittaneet samaa eivätkä samankaltaista toimintaa, mikä on toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan kanteen menestymisen edellytys.
HO katsoi toisin kuin KäO, että vertailua tosiasialliseen toimialaan ei voi tehdä joissain tilanteissa, esimerkiksi kun toimintaa ei vielä ole aloitettu tai kun toiminimi antaa erittäin vahvan mielikuvan toimialasta (tapauksessa kahvilatoiminnasta ja tietyn tyyppisestä musiikista). Vaikka Suomen Hard Rock Cafe Ltd ei tosiasiallisesti harjoittanut muuta toimintaa kuin yhden asunnon vuokraamista, kaupparekisteriin merkitty toimiala oli huomattavasti laajempi. HO totesi, että esimerkiksi viihdeohjelmien tuotantoa voitiin pitää samankaltaisena toimialana kantajayhtiön ravintolatoiminnan kanssa. Ottaen huomioon, että myös toiminimen iskuosa oli identtinen tavaramerkin kanssa, toiminimeä oli pidettävä sekoitettavissa olevana kantajan tavaramerkin kanssa. Näillä perusteilla hovioikeus katsoi, että Suomen Hard Rock Cafe Ltd:n toiminimi oli rekisteröity vastoin toiminimilain 10 §:n 1 momentin 4 kohtaa.
HO kumosi Suomen Hard Rock Cafe Ltd:n toiminimen rekisteröinnin ja kielsi vastaajaa käyttämästä toiminimeään sakon uhalla.
Vastaaja sai valitusluvan korkeimmalta oikeudelta, mutta KKO ei muuttanut HO:n ratkasiun lopputulosta.