-verkkolehtiFunksjonell Mat AS (FM) oli vaatinut kanteessaan, että KO vahvistaa Bill Roi Finland Oy:n (Bill Roi) loukkaavan kantajan tavaramerkkiä SUKRIN. SUKRIN oli rekisteröity tavaramerkkinä Suomessa sekä yhteisön tavaramerkkinä. FM oli rekisteröinyt merkin Suomessa 15.6.2010. Yhteisömerkki oli rekisteröity 14.1.2010. Bill Roille oli myönnetty sukrin.fi -verkkotunnus tätä ennen 6.11.2009.
Mainittu merkki oli tätä ennen ollut käytössä muissa maissa: Norjassa vuodesta 2008, Tanskassa ja Saksassa vuodesta 2008 ja Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Italiassa vuodesta 2010. FM oli ollut selvä markkinajohtaja Euroopassa.
Bill Roin toimitusjohtaja oli ollut marraskuussa 2009 lähetetyllä sähköpostiviestillä yhteydessä FM:aan mahdollista yhteistyötä koskien. Kaksi päivää sähköpostin lähettämisen jälkeen Bill Roi oli rekisteröinyt sukrin.fi-verkkotunnuksen itselleen. Tämä oli tapahtunut ennen kuin FM oli vastannut mainittuun sähköpostiviestiin. Kantaja ja vastaaja olivat neuvotelleen yksinmyyntisopimuksen/jakelusopimuksen solmimisesta, mutta tällainen sopimus oli jäänyt syntymättä.
FM:n mukaan tämä oli loukannut sen tavaramerkkioikeutta ja aiheuttanut merkittävää haittaa. Tapauksen tuote oli ”sokeriton sokeri” ja kuului sokerittomiin makeutusaineisiin.
Bill Roi oli aikavälillä joulukuu 2009 – joulukuu 2010 markkinoinut ja myynyt FM:lta ostamiaan Sukrin-tuotteita, jotka olivat olleet merkittyjä FM:n Sukrin-tavaramerkillä. Sen sijaan asiassa oli jäänyt näyttämättä, että vastaajayhtiö olisi käyttänyt tunnusmerkkiä SUKRIN omassa liiketoiminnassaan yhtiön omille tuotteille tai palveluille ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä.
Bill Roi oli vedonnut tavaramerkkilakiin, jonka 10 §:n nojalla tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttöä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tavaramerkkiä käyttäen laskenut liikkeeseen Euroopan talousalueella. Bill Roin Suomessa myymät ja markkinoimat tuotteet olivat FM:n omia tuotteita. Kantajan yksinoikeus tavaramerkkiin oli rauennut tai sammunut eikä FM:lla ollut oikeutta kieltää sanan ”sukrin” käyttöä.
KO oli todennut, että Pohjoismaissa on pitkän ajan kuluessa annettu muun muassa ulkomaisille tavaramerkeille suojaa kotimaisia tunnusmerkkien rekisteröintejä vastaan sillä perusteella, että ulkomaista merkkiä on käytetty ennen suomalaisen rekisteröintihakemuksen tekemistä. Lain mukaan jos tavaramerkin haltija on ollut tietoinen aikaisemman merkin käytöstä, hänellä ei ole oikeutta saada siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä rekisteröityä samoille tai samankaltaisille tavaroille.
KO oli todennut myös, että niin sanottujen agenttitavaramerkkien osalta oikeuskäytännössä on omaksuttu se kanta, että oikeus tavaramerkkeihin seuraa tavaraa ja kuuluu päämiehelle, ei agentille tai muulle jälleenmyyjälle, ellei muuta ole sovittu. KO:n mukaan Bill Roi oli ollut tietoinen FM:lle rekisteröidystä tavaramerkistä.
Kun mainitunlainen tietoisuus oli ollut, verkkotunnuksen sukrin.fi rekisteröinti oli tapahtunut ilman laillista oikeutta verkkotunnuslain 4 § 3 momentin vastaisesti, sillä siihen oli luvatta otettu toiselle kuuluvan tavaramerkin erottamiskykyinen osa.
Kannevaatimus siitä, että rekisteröity verkkotunnus loukkaisi FM:n kahta Suomessa rekisteröityä tavaramerkkiä, oli hylätty lakiin perustumattomana. FM:n Suomessa rekisteröimät tavaramerkit oli rekisteröity verkkotunnuksen sukrin.fi jälkeen, eikä verkkotunnus siten voinut loukata tavaramerkkejä. Jos FM olisi vedonnut verkkotunnuksen loukkaavuuteen aiemmin rekisteröimiään Sukrin-tavaramerkkejä kohtaan, tilanne olisi voinut olla toinen.
Bill Roi valitti HO:een ja vaati tuomion kumoamista siltä osin kuin KO oli kieltänyt sitä käyttämästä verkkotunnusta sukrin.fi ja tavaramerkkiä SUKRIN.
HO:ssa ratkaistavaksi kysymykseksi muodostui se, oliko Bill Roi loukannut FM:n tavaramerkkejä käyttäessään tavaramerkkiä SUKRIN verkkotunnuksena, verkkosivuillaan ja AdWords-mainonnassa.
Tavaramerkkilain mukaan rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus tavaramerkkiin erityiseksi tunnusmerkiksi myytäviksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden ja palvelujen erottamiseksi toisten tavaroista ja palveluista.
Sekä tavaramerkkien että verkkotunnusten rekisteröinnissä noudatetaan aikaprioriteettia. Pelkkä verkkotunnuksen rekisteröinti ei kuitenkaan tuota yksinoikeutta käytettyyn tunnukseen. Kuitenkin esimerkiksi tavaramerkin tai toiminimen haltija voi yleensä puuttua verkkotunnuksen käyttöön siitä huolimatta, että verkkotunnuksen rekisteröinti on mahdollisesti tapahtunut ennen suoja-ajan alkamista.
FM oli vedonnut sillä Suomessa väitetyn loukkauksen aikaan voimassa olleeseen tavaramerkkiin. HO totesi, toisin kuin KO, ettei verkkotunnuksen rekisteröintiajankohdalla ollut merkitystä, kun väitetyllä loukkaushetkellä FM:llä on ollut myös Suomessa rekisteröitynä SUKRIN-tavaramerkki ja että verkkotunnuksen käytön kieltäminen on mahdollista tavaramerkkilain nojalla muiden edellytysten täyttyessä.
Asiassa oli riidatonta, että Bill Roi oli käyttänyt AdWords-mainontaa sukrin-sanalla vuonna 2012. EUT:n mukaan merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi ja kyseistä merkkiä näin ollen käytetään elinkeinotoiminnassa. Kun indeksointipalvelussa käytetty sana on sama kuin toisen tavaramerkki, tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta voidaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille.
HO katsoi, että kun hakusana ”sukrin” oli johtanut ensimmäisenä sivustolle, jossa oli markkinoitu FM:n tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, alkuperän erottamistehtävä oli vaikeutunut ja Bill Roi oli loukannut FM:n tavaramerkkiä.
Bill Roi esitti, että verkkotunnuksen käytön kieltäminen voi kohdistua vain niihin tuotteisiin, joille FM:n tavaramerkit on rekisteröity. HO viittasi oikeuskirjallisuuteen, jossa on katsottu, että verkkotunnusten erityispiirteet vaikuttavat niitä koskevissa prosesseissa sovellettavissa säännöksissä: verkkotunnusten maailmanlaajuus antaa tavaramerkinhaltijalle oikeuden kieltää rekisteröimästä samaa verkkotunnusta huolimatta siitä mihin tavaraluokkaan tai palvelulajiin taikka toimialaan merkki liittyy.
Tämän vuoksi HO vahvisti Bill Roin loukanneen FM:n yksinoikeutta käyttää tavaramerkkiä SUKRIN. HO tuomitsi Bill Roin maksamaan hyvityksenä 10 000 euroa ja korvaamaan FM:n oikeudenkäyntikulut molemmissa tuomioistuimissa.
(EL)