-verkkolehtiPRH oli hyväksynyt 11.4.2008 yhtiön tekemän rekisteröintihakemuksen, joka koski yhtiön tavaramerkkiä ÄSSÄKISA luokan 9 tavaroiden osalta. PRH kuitenkin hylkäsi hakemuksen seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:
– Luokka 9: Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet liittyen peleihin ja peliautomaatteihin; magneettiset tietovälineet ja tallennelevyt liittyen peleihin ja peliautomaatteihin
– Luokka 28: Pelit ja peliautomaatit
– Luokka 41: Rahapelitoiminta
PRH:n perustelujen mukaan näiden tavaroiden ja palvelujen osalta merkki on vailla erottamiskykyä, koska se ilmaisee kyseisten tavaroiden ja palveluiden lajia ja laatua. PRH oli katsonut, että toimitettu näyttö ei osoittanut, että kyseinen sanamerkki olisi ollut niin kauan ja laajalti hakijan tavaroiden ja palveluiden erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän johdosta tulleen erottamiskykyiseksi.
PRH:n valituslautakunta oli hylännyt yhtiön valituksen ja pysyttänyt PRH:n päätöksen lopputuloksen. Yhtiö oli vedonnut EYT:n aikaisempaan ennakkoratkaisuun (C-353/03 Nestlé SA v. Mars). PRH:n valituslautakunnan mukaan ratkaisu ei kuitenkaan sovellu tapaukseen. Ennakkoratkaisussa oli katsottu, että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi sen seurauksena, että merkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa. Koska tapauksessa ei ollut osoitettu, että haettua tavaramerkkiä ÄSSÄKISA olisi käytetty hakijan viittaamaan tavaramerkin nro 217472 ÄSSÄ POKERI (kuvio) osana tai yhdessä sen kanssa, haetun merkin ei voida katsoa tulleen erottamiskykyiseksi tällä perusteella.
Yhtiö vaati valituksessaan, että valituslautakunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi ja tavaramerkki rekisteröidään. Yhtiö viittasi kyseiseen EYT:n ennakkoratkaisuun ja korosti, että ÄSSÄ on käytön kautta hyvin tunnetun merkin ÄSSÄ POKERI itsenäisenä osana tullut erottamiskykyiseksi merkiksi, joka yhdistettynä erottamiskyvyttömään sanaan KISA muodostaa erottamiskykyisen sanan ÄSSÄKISA.
PRH:n valituslautakunta katsoi lausunnossaan, että käyttönäyttö koskee merkkiä ÄSSÄ POKERI eikä haettua merkkiä ÄSSÄKISA, joten haettu merkki ei ole myöskään näytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi. PRH:n valituslautakunnan mukaan haettua merkkiä ÄSSÄKISA ei ole myöskään todettu käytetyn hakijan rekisteröidyn merkin ÄSSÄ POKERI (kuvio) osana tai yhdessä sen kanssa, joten haettu merkki ÄSSÄKISA ei ole voinut tulla ratkaisussa C-353/03 tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi kuviomerkin ÄSSÄ POKERI käytön perusteella.
KHO:n perusteluiden mukaan hakemuksen mukainen tavaramerkki ÄSSÄKISA ei ole sisältynyt aikaisempaan tavaramerkkiin ÄSSÄ POKERI kokonaisuudessaan. Elementit ÄSSÄ ja KISA sekä myös merkkikokonaisuus ÄSSÄKISA ovat vahvasti luokan 9 ja 28 tavaroita sekä luokan 41 palveluja kuvaileva. Sama koskee myös aikaisemman tavaramerkin ÄSSÄ POKERI sanaosuutta sekä sen elementtejä ÄSSÄ ja POKERI. KHO:n mukaan tavaramerkkiä ÄSSÄKISA ei voida kuviotavaramerkki ÄSSÄ POKERIn käytön perusteella pitää mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta erottamiskykyisenä. KHO hylkäsi valituksen ja pysytti PRH:n valituslautakunnan päätöksen. (SL)