-verkkolehtiTapauksessa ABB Technology AG oli hakenut patenttia keksinnölle nimeltä “System and Method for Actuator Control”. Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) oli rekisteröinyt patenttihakemuksen siirron ABB Technology AG:lta ABB Schweiz AG:lle ja oli myöhemmin antamallaan päätöksellä hylännyt keksintöä koskevan patenttihakemuksen numero FI 20125792. ABB Schweiz AG (jäljempänä valittaja) valitti päätöksestä markkinaoikeuteen (jäljempänä MAO).
Valittaja vaati, että MAO kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi ensi-, tois-, kolmas- tai neljässijaisen patenttivaatimusasetelman pohjalta. Valittaja perusteli tätä sillä, että PRH oli virheellisesti katsonut, että päätöksessä tarkastellussa patenttivaatimusasetelmassa esitetty keksintö ei eroaisi olennaisesti tunnetusta tekniikasta. PRH totesi lausunnossaan, ettei valitus anna aihetta muuttaa päätöstä ensisijaisen patenttivaatimusasetelman itsenäisiltä patenttivaatimuksilta puuttuvan keksinnöllisyyden osalta.
MAO katsoi ratkaisussaan, että ensin tulee tarkastella sitä, sisältävätkö ensi-, tois-, kolmas- ja neljässijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukset sellaista, mikä ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta. Toissijaisesti asiassa tulisi kyseeseen patenttivaatimusten keksinnöllisyyden tarkastelu.
Ensin MAO arvioi ensisijaista patenttivaatimusasetelmaa lisätyn materiaalin osalta. MAO huomioi, että patentin myöntämisen edellytyksenä on, että patenttihakemusta ei ole muutettu siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty. Valittajan esittämän perusteella itsenäisen patenttivaatimuksen 1 runko muodostuu perusasiakirjan patenttivaatimuksista 1, 2 ja 4. MAO katsoi, että vaatimukset 2 ja 4 viittaavat vain vaatimukseen 1, jolloin patenttivaatimusten 1, 2 ja 4 yhdistelmä ei käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjan patenttivaatimusasetelmasta. Tällöin on arvioitava, käykö vaatimusten 1, 2 ja 4 sisältämien piirteiden yhdistelmä selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjan selityksestä. MAO katsoi, että vaatimuksia 1, 2 ja 4 vastaavat piirteet ovat löydettävissä perusasiakirjan selityksen sivuilta 2 ja 3 mutta niiden yhdistelmä ei käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi näiltä sivuilta. Vaatimusten yhdistelmä ei myöskään käynyt ilmi perusasiakirjan selityksessä esitetystä järjestelmän yleiskuvauksesta, eikä piirteiden yhdistelmä ei voi perustua perusasiakirjan selityksessä sivulta 7 alkaen esitettyyn erityiseen suoritusmuotoon. Patenttivaatimuksen 1 piirteen A1 osalta MAO totesi, että lisätty piirre on sellainen perusasiakirjan selityksessä esitetyn erityisen suoritusmuodon yleistys, joka ei käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta. Näiden perustelujen johdosta MAO katsoi, että että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 käsittää sellaista, joka ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta, jolloin se ei ole hyväksyttävissä.
Seuraavaksi MAO arvioi toissijaista patenttivaatimusasetelmaa lisätyn materiaalin osalta ja katsoi, että koska sen patenttivaatimuksen 1 piirteet F1–F4, A1′ ja A6 vastaavat ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 piirteitä F1–F4 ja A1, niiden yhdistelmä ja piirre ”ja seuraamaan mainitun eron tilastoa” eivät käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta ensisijaisen patenttivaatimusasetelman käsittelyn yhteydessä todetuilla perusteilla. Lisäksi patenttivaatimusten 5 ja 6 tai 5, 7 ja 8 taikka 9 ja 10 tai 1, 2 ja 4 yhdistelmät eivät käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjan selityksestä ensisijaisen patenttivaatimusasetelman yhteydessä todetuilla perusteilla. MAO arvioi tarkemmin toissijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukseen 1 lisättyä piirrettä A2, jossa se katsoi olevan yleistetty perusasiakirjassa esitettyä erityistä suoritusmuotoa tavalla, joka ei perustu perusasiakirjaan. Näin ollen MAO katsoi myös, että toissijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 käsittää sellaista, joka ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta.
MAO katsoi, että kolmassijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksen 1 piirteiden F1–F4, A1′ ja A2–A5 yhdistelmä, piirre A1′ ja piirre A2 eivät käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta edellä toissijaisen patenttivaatimusasetelman käsittelyn yhteydessä todetuilla perusteilla. Lisäksi MAO:n mukaan piirre A6 ei käy selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta. Tällöin kolmassijainen patenttivaatimusasetelma käsittää sellaista, joka ei käy ilmi perusasiakirjasta. Myös neljässijaisen patenttivaatimusasetelman osalta MAO katsoi, että sen patenttivaatimus 1 käsittää sellaista, joka ei ole käynyt ilmi patenttihakemuksen perusasiakirjasta, jolloin se ei ole hyväksyttävissä.
MAO hylkäsi valittajan hakemuksen, koska esitetyt patenttivaatimusasetelmat eivät olleet hyväksyttävissä.
(MP)