-verkkolehti1.8.2011/TJ
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli 14.3.2006 antamallaan päätöksellä katsonut, tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 ja 9 kohtaan ja 6 §:n 1 momenttiin viitaten, että Tollco AB:n kansainvälinen tavaramerkki TEFEX (nro 834512) oli sekoitettavissa E.I. du Pont de Nemours and Companyn rekisteröityyn tavaramerkkiin TEFLON (nro 53369 ja yhteisötavaramerkki 432120), eikä näin ollen ollut voimassa Suomessa.
Valituslautakunta oli 1.12.2008 antamallaan päätöksellä kumonnut PRH:n päätöksen ja katsonut, etteivät tavaramerkit TEFEX ja TEFLON olleet sekoitettavissa. Molemmat rekisteröinnit koskivat luokkia 8 ja 21. Valituslautakunta oli katsonut, että vaikka tavaramerkkien TEFEX ja TEFLON kolme ensimmäistä kirjainta olivat olleet identtiset, päätteet olivat antaneet erilaisen kokonaisvaikutelman. Merkkien tarkoitussisällöstä ei myöskään löydetty yhtäläisyyksiä.
E.I. du Pont de Nemours and Company valitti päätöksestä KHO:hon. KHO hylkäsi valituksen ja katsoi, että TEFLON oli tavaramerkkinä laajalti tunnettu. KHO viittasi myös yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuun asiassa C-408/01, jonka mukaan laajalti tunnetun rekisteröidyn tavaramerkin suoja ei edellytä sekoitettavuutta, vaan riittää, että kohdeyleisö saa käsityksen, että merkkien välillä on yhteys. Asiassa C-252/07 annetun ratkaisun mukaan uudemman tavaramerkin käyttö ei ole epäoikeutettua eikä se vahingoita aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, jos käsitystä yhteydestä ei muodostu.
KHO:n mukaan tapauksessa oli riidatonta, että kansainvälinen rekisteröinti tavaramerkille TEFEX ja vanhemmat rekisteröinnit tavaramerkille TEFLON koskivat samoja tai samankaltaisia tavaroita. KHO katsoi, että molemmilla merkeillä oli sama alkuosa TEF, mutta TEFEX-merkin osalta voitiin yhtä hyvin mieltää jako osiin TE- ja -FEX. Kummatkin merkit olivat KHO:n mukaan lyhyitä ja kaksitavuisia, joissa korostui ensimmäisen tavun painotus. KHO:n mukaan näin lyhyiden sanojen kokonaisarvioon vaikutti kuitenkin sanojen loppuosien -EX tai -FEX ja -LON merkittävä eroavaisuus. Tästä syystä KHO katsoi, ettei merkkien TEFEX ja TEFLON välillä ollut niin laajaa yhtäläisyyttä että kuluttajat saisivat käsityksen merkkien välisestä yhteydestä. Näin ollen tavaramerkin TEFEX ei voitu katsoa hyötyvän TEFLON merkin erottamiskyvystä tai maineesta tavaramerkkilain 6 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.