-verkkolehtiA:lle rekisteröitiin 15.3.2012 tavaramerkki nro 254883 Humsecgrid luokkiin 41, 42 ja 45. Luokat kattavat muun muassa koulutus- ja oikeudellisia palveluita, tieteellistä ja teknologista tutkimusta sekä näihin palveluihin liittyvää ohjelmistosuunnittelua.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) hylkäsi 14.6.2013 Kuopio Innovation Oy:n (jäljempänä KI) tavaramerkkirekisteröintiä vastaan tekemän väitteen. Väitteen mukaan rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä.
PRH:n mukaan KI osoitti, että rekisteröinnin haltija A oli osallisena projektissa, jossa käytettiin lyhenteitä HumanSecurityGrid ja Humsecgrid. Kyseessä oli julkisten tahojen järjestämä, tieto- ja viestintäteknologian roolia siviilikriisinhallinnassa koskeva projekti. Tunnus Humsecgrid kehitettiin osallistujien yhteisen sähköpostikirjeenvaihdon tuloksena, ja sitä käytettiin projektin yhteydessä. KI ei PRH:n mukaan kuitenkaan osoittanut, että merkkiä Humsecgrid käytettiin tavaramerkkinä rekisteröintihakemuksen tarkoittamille palveluille silloin, kun hakemus tehtiin.
KI valitti päätöksestä PRH:n toiseen valituslautakuntaan, mistä asia siirtyi MaO:n käsiteltäväksi. MaO:n mukaan kysymys oli siitä, oliko A rekisteröintiä hakiessaan tavaramerkkilain 14 §:n tarkoittamassa vilpillisessä mielessä ja tuleeko rekisteröinti tämän vuoksi kumota. Lainkohdan mukaan merkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään.
MaO totesi, että asiassa tuli huomioida myös EU:n tavaramerkkidirektiivi (2008/95/EY) ja yhteisötavaramerkkiasetus (2009/207/EY) sekä niistä syntynyt oikeuskäytäntö. Unionin tuomioistuin on katsonut, että vilpillisen mielen arvioinnissa huomioidaan, tietääkö rekisteröinnin hakija kolmannen käyttävän jossakin jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa tai samankaltaista merkkiä. Lisäksi aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä vilpillistä mieltä. Näin on etenkin silloin, jos ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.
MaO katsoi näytetyn, että KI on käyttänyt tunnusta HumanSecurityGrid, joka on rinnastettavissa merkkiin Humsecgrid, tavaramerkinomaisesti projektin loppuvaiheessa ja sen päätyttyä. A:n oli näytön perusteella tietoinen siitä, että projektissa mukana olleet tahot saattoivat käyttää projektin yhteydessä syntyneitä tunnuksia, ja että KI oli näin tehnyt. A haki lisäksi tavaramerkkiä samoille tai samankaltaisille palveluille, joille KI oli käyttänyt tunnusta.
A ilmoitti, että hän oli käyttänyt ja että hänellä oli jatkossakin aikomus käyttää riidanalaisia tavaramerkkejä toiminnassaan, mutta ei esittänyt näyttöä tämän tueksi. Sen sijaan hän oli heti rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen vaatinut KI:ltä korvausta edellisenä vuonna rekisteröimänsä tavaramerkin HumanSecurityGrid käytöstä.
MaO katsoi, että A oli tavaramerkkilain 14 §:n tarkoittamalla tavalla vilpillisessä mielessä ja palautti asian PRH:lle tavaramerkin Humsecgrid rekisteröinnin kumoamista varten.
A valitti ratkaisusta KHO:on. Aiemman aineiston lisäksi A vetosi siihen, että KI on julkisomisteinen kehitysyhtiö, jonka tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, ja jonka projekteissa syntyvät innovaatiot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet jäävät yhtiöjärjestyksen mukaan kehityshankkeiden kolmansille osapuolille. KI:ltä puuttui perusteltu oikeudellinen intressi ja oikeussuojan tarve.
Lisäksi A esitti, että rekisteröintiesteen syntymiseksi merkin tulee olla tavaramerkkilain 2 §:n mukaisessa vakiintuneessa käytössä. Tämä edellytys ei A:n mukaan täyttynyt.
KI vastasi, että EUT:n oikeuskäytännössä on katsottu, ettei liiketoiminnan yleishyödyllisyys rajoita tavaramerkin käyttöoikeutta tai oikeutta saada vilpittömän mielen suojaa, ja että vakiintumisvaatimus on perusteeton.
KHO ratkaisi ensin kysymyksen KI:n oikeussuojan tarpeesta ja puhevallasta asiassa. KHO piti todistelun ja EUT:n ennakkoratkaisujen perusteella selvänä, että KI voi harjoittaa elinkeinotoimintaa ja hallita ja käyttää tavaramerkkioikeuksia huolimatta siitä, ettei yhtiö yhtiöjärjestyksensä mukaan tavoittele osakkeenomistajilleen voittoa.
Vaikka KHO katsoi ratkaisussaan 2010:75 vilpillisen mielen olevan relatiivinen rekisteröintieste, on EUT todennut sen olevan ehdoton rekisteröintieste, jolloin KI voisi joka tapauksessa vastustaa merkin rekisteröintiä riippumatta sen omasta intressistä asiassa.
Tavaramerkkilain osittaisuudistuksen esitöissä (HE 24/2016 vp) todetaan, että säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella. A:n esittämä vaatimus, jonka mukaan vakiinnuttamattoman tavaramerkin käyttöä ei voitaisi ottaa huomioon, on siten lakiin perustumaton.
KHO totesi, että huomioitaessa edellä sanottu, esitetyt vaatimukset sekä asiassa saatu selvitys, MaO:n päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. KHO hylkäsi A:n valituksen.
(LÄ)