-verkkolehtiAsiassa oli kyse tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnista.
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr (jäljempänä kantaja) vaati markkinaoikeutta (MAO) kumoamaan valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksen ja palauttamaan asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 275619 Diakonissalaitos (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten. Kantaja perusteli vaatimusta sillä perusteella, että tavaramerkki on erottamiskyvytön rekisteröinnin kattamille palveluille luokissa 35, 36, 41, 43 ja 44. Kantaja esitti muun ohella, että diakonissalaitos on yleissana, eikä voi toimia erottamiskykyisenä tavaramerkkinä. Lisäksi kantaja esitti, että tavaramerkki on omiaan johtamaan kohdeyleisöä ja kuluttajia harhaan, sillä tavaramerkissä ei ole sen tarjoamien palveluiden alkuperää ilmaisevaa sanaa, kun kukin diakonissalaitos on perinteisesti toiminut omalla maantieteellisellä toiminta-alueellaan ja laitoksen nimessä on yksilöivä paikkakuntaa tai muuta aluetta kuvaava etuliite. Kantaja lausui vielä, että tavaramerkki ei täytä tavaramerkkilain vaatimusta suojan selkeästä ja täsmällisestä kohteesta, koska rekisteröinnistä ei ilmene, kohdistuuko suoja merkin sanaosioon.
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (jäljempänä vastaaja) vaati MAO:ta hylkäämään valituksen, sillä kysymyksessä oleva tavaramerkki on sellaisenaan erottamiskykyinen rekisteröinnin kattamille palveluille, eikä tavaramerkki ole harhaanjohtava.
PRH on valituksenalaisella 10.3.2021 tekemällään päätöksellä hylännyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä koskevan valittajan tekemän väitteen.
MAO:n ratkaistavana asiassa oli ensinnäkin sen arviointi, onko tavaramerkki Diakonissalaitos (kuvio) erottamiskykyinen rekisteröinnin kattamille palveluille. MAO totesi, että tavaramerkkiä on pidettävä erottamiskyvyttömänä muun ohella, jos se on kuvaileva. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten niiden kohdeyleisö ymmärtää merkin. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palveluiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys.
Edelleen MAO totesi, että kysymyksessä olevan sana- ja kuvioelementeistä muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä tulee tarkastella kokonaisuutena. Siten MAO katsoi, että vaikka sana diakonissalaitos yleissanana on ainakin osin pidettävä kuvailevana luokkien 41, 43, ja 44 palvelujen osalta ja siten osin erottamiskyvyttömänä, tavaramerkin voidaan katsoa sen kuviollisuus huomioon ottaen muodostavan kokonaisuuden, joka kokonaisuutena ei ole kuvaileva. Siten merkkiä ei ole pidettävä erottamiskyvyttömänä millekään rekisteröinnin kattamille palveluille.
Toisekseen MAO arvioi sitä, onko sanottu tavaramerkki esitetty tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että suojan selkeä ja täsmällinen kohde on mahdollista määrittää. MAO totesi, että on varsin tavanomaista, että tavaramerkki koostuu useista eri osista, joista jokainen yksittäinen osa ei välttämättä ole sellaisenaan erottamiskykyinen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tavaramerkkiä olisi esitetty tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa edellytetyllä tavalla selkeästi ja täsmällisesti. MAO katsoi merkin täyttävän sanotun vaatimuksen.
Lopuksi MAO arvioi, onko nyt kysymyksessä oleva tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan.
MAO totesi, että tavaramerkkioikeudellinen harhaanjohtavuus tarkoittaa sitä, että tavaramerkki itsessään johtaisi yleisöä harhaan. Kysymyksessä olevan tavaramerkin haltija on diakonissalaitos, eikä tavaramerkin sanaelementti itsessään sisällä viittausta maantieteelliseen alkuperään. Tavaramerkki ei siten ole omiaan antamaan harhaanjohtavaa käsitystä rekisteröinnin kattamien palvelujen maantieteellisestä alkuperästä tai siitä, että tavaramerkin kattamat palvelut tuottaisi jokin muu taho kuin tavaramerkin haltija. Sillä, onko diakonissalaitoksia useita ja toimivatko ne eri alueilla, ei ole merkitystä asian arvioinnissa. Siten MAO katsoi, että tavaramerkki ei ole tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava.
MAO katsoi, että rekisteröity tavaramerkki numero 275619 Diakonissalaitos (kuvio) on erottamiskykyinen kaikille rekisteröinnin kattamille palveluille, tavaramerkki on esitettävissä rekisterissä tavaramerkkilaissa edellytetyllä tavalla, eikä tavaramerkki ole myöskään harhaanjohtava. Siten MAO hylkäsi valituksen.
(PI)