-verkkolehtiElisa Oyj haki patenttia kuva-äänikirjaa koskevaan keksintöönsä 11.11.2011. 5.7.2012 annetussa välipäätöksessä PRH ilmoitti, että vaikka patenttivaatimusten keksinnöt ovat uusia, ne eivät eronneet olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, jolloin patenttivaatimuksia ei voitu hyväksyä. Lisäksi ensimmäistä patenttivaatimusta ei pidetty esitetyssä muodossaan hyväksyttävissä olevana, sillä se ei määritellyt keksintöä täsmällisesti.
Elisa Oyj toimitti muutetut patenttivaatimuksensa sisältävän vastauksen PRH:lle 11.10.2012, jonka myötä PRH antoi toisen välipäätöksen 27.5.2012. Päätös oli saman sisältöinen ensimmäisen välipäätöksen kanssa, ja myös siinä patenttivaatimukset hylättiin samoilla perusteilla. Elisa Oyj toimitti PRH:lle vastauksen toiseen välipäätökseen 20.8.2015, joka sisälsi uudet, korvaavat patenttivaatimukset sekä muutetun selityksen. Elisa Oyj:n mukaan tällöin muutettuun, itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 oli lisätty kuva-äänikirjan ääniraitaan liittyvä piirre. PRH piti kuitenkin lisäystä merkityksettömänä keksinnöllisyyden arvioinnin kannalta ja hylkäsi Elisa Oyj:n patenttivaatimuksen 5.12.2016 annetulla päätöksellä. Elisa Oyj:lle ei varattu tilaisuutta antaa lausumaa ennen päätöksen antamista.
Asiassa oli MAO:ssa kyse siitä, olisiko PRH:n tullut antaa Elisa Oyj:lle kolmas välipäätös lopullisen hylkäävän päätöksen sijasta. Patenttilain 16 §:n mukaan, jos vielä lausuman antamisen jälkeen katsotaan olevan este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, hakemus on hylättävä, mikäli ei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.
MAO totesi, että PRH oli Elisa Oyj:n patenttivaatimukset hylkäävässä päätöksessä katsonut, että Elisa Oyj:n toimittamat muutokset itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 olivat tekniseltä vaikutukseltaan merkityksettömiä eivätkä ole vaikuttaneet patentoitavuuden arviointiin. PRH oli täten arvioinut sekä antamissaan välipäätöksissä, että valituksenalaisessa päätöksessä, etteivät patenttihakemuksen käsittämien patenttivaatimusten 1-13 kattamat keksinnöt olleet keksinnöllisiä. Näin ollen PRH:n näkökulmasta patentoitavuuden este pysyi koko ajan samana.
MAO kuitenkin totesi myös, että Elisa Oyj toimitti 20.8.2015 muutettujen patenttivaatimusten lisäksi patenttivaatimukseen 1 lisäyksiä. Tällöin mainitun patenttivaatimuksen toimittaminen merkitsi, että PRH:n olisi tullut arvioida koko muutettua patenttivaatimusasemaa sekä sen sisältämiä keksintöjä, erityisesti patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä, uudelleen. Tätä ratkaisua tuki MAO:n mukaan myös PRH:n valituksenalainen päätös, joka sisälsi useampisivuisen tutkijainsinöörin kommenttijakson Elisa Oyj:n 20.8.2015 toimitetusta lausumasta. Tämä tuki MAO:n mukaan sitä tulkintaa, ettei muutettujen patenttivaatimusten sisältämissä lisäyksissä ollut kyse ainoastaan vähäisistä ja luonteeltaan kosmeettisista päätöksistä.
Täten MAO katsoi, että PRH:n ei olisi tullut hylätä Elisa Oyj:n patenttihakemusta ilman, että tälle olisi varattu patenttilain 16 §:n mukainen tilaisuus antaa lausuma hakemuksen hyväksymisen esteestä. MAO kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti sen PRH:lle uudelleenkäsiteltäväksi.
(HK)