-verkkolehtiAsiassa oli kyse siitä, oliko patenttivaatimusta muutettu siitä, millaisena se oli esitetty alkuperäisessä patenttihakemuksessa.
Patentti- ja rekisterihallitus oli myöntänyt 15.4.2016 UPM-Kymmene Corporationille (jäljempänä vastaaja) patentin numero FI 125931. Patentti oli myönnetty menetelmään ja laitteistoon hiilivetyjen valmistamiseksi. Neste Oyj (jäljempänä valittaja) esitti 16.1.2017 Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen ja vaati, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan. Patentti- ja rekisterihallitus pysytti 21.3.2019 antamallaan päätöksellä vastaajan patentin voimamassa muutetussa muodossa.
Valittaja vaati, että markkinaoikeus (jäljempänä MAO) kumoaa PRH:n valituksenalaisen päätöksen 21.3.2019 ja palauttaa asian PRH:lle vastaajan patentin kumoamista varten. Valittaja mukaan patentti käsittää sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä. Valittaja esitti, että itsenäistä patenttivaatimusta 1 on muutettu määrittelemällä vahanpoistokatalyytiksi NiW Al2O3-kantajalla, biologista alkuperää olevaksi syötöksi mäntyöljy tai raakamäntyöljy, vetykäsittelyvaiheen lämpötilaksi 280–500 °C ja vetykäsittelyvaiheen paineeksi 30–200 bar. Lisäksi valittaja esitti, että patenttivaatimuksesta 1 oli jätetty pois keksinnön kannalta olennainen piirre, katalyytin aktivointi. Tämä laajensi valittajan mukaan patenttivaatimuksen sisältöä.
Vastaaja vaati, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Vastaaja esitti, että kaikille patenttivaatimukseen 1 sisällytetyille muutoksille löytyy tuki perusasiakirjasta.
Patenttilain 13 §:n mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patentti haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty. Euroopan patenttiviraston laajennetun valituslautakunnan mukaan kyse on kielletystä muutoksesta, jos muutoksen lopputulos ei ole, suoraan tai epäsuorasti, selvästi ja yksiselitteisesti ilmennyt alan ammattimiehelle tämän yleistiedon valossa hakemusasiakirjasta.
MAO katsoi, että vastaajan tekemät muutokset perustuvat perusasiakirjassa esitettyihin listoihin, jotka sisältyvät patenttivaatimuksiin 3, 4, 10 ja 11. MAO:n mukaan patenttivaatimukseen 1 lisätyt piirteet edustavat sekä edullisia että ei-edullisia vaihtoehtoja. Perusasiakirjassa ei ollut kuitenkaan esitetty sellaista, joka ohjaisi alan ammattimiehen valitsemaan katalyytin kantajaksi ja biologista alkuperää olevaksi syötöksi edulliseksi esitetyt vaihtoehdot sekä vetykäsittelyn lämpötilaksi ja paineeksi vaihtoehdot, joita ei ole esitetty edulliseksi. Tästä johtuen muutokset eivät käyneet selvästi ja yksiselitteisesti ilmi perusasiakirjasta.
Oikeuskäytännön mukaan yksittäisen piirteen irrottaminen yhdistelmänä esitettyjen piirteiden joukosta on hyväksyttävää silloin, kun irrotettu piirre ei liity erottamattomasti yhdistelmän muihin piirteisiin tai kun yhdistelmän piirteillä ei ole selvästi tunnistettavissa olevaa toiminnallista tai rakenteellista yhteyttä toisiinsa. MAO katsoi, että alkuperäisessä patenttiasiakirjassa esitetty piirre oli erottamattomasti yhteydessä toiseen keksinnön piirteeseen. Täten MAO totesi, että piirteen jättäminen pois kyseessä olevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 antoi alan ammattimiehelle uutta teknistä tietoa, jota ei sisältynyt perusasiakirjaan.
Markkinaoikeus katsoi, että patenttivaatimusasetelman itsenäistä patenttivaatimusta 1 oli muutettu siitä, millaisena se oli esitetty perusasiakirjassa. Tämän perusteella MAO totesi, ettei keksintö ollut patentoivissa. Asiassa ei ollut siten tarpeen arvioida keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, joita kohtaan valittaja oli esittänyt väitteitä.
MAO kumosi PRH:n päätöksen 21.3.2019 ja palautti asian Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin kumoamista varten.
(NN)