-verkkolehtiAsiassa oli kyse siitä, oliko patenttihakemusta muutettu siten, että patenttia haettiin johonkin, mikä ei ollut käynyt selville hakemuksesta, silloin kun hakemus oli tehty.
Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) on myöntänyt 15.6.2022 UPM-Kymmene Corporationille (jäljempänä UPM-Kymmene) patentin numero FI 126067. Patentti on myönnetty menetelmään polttoainekomponenttien tuottamiseksi. Neste Oyj (jäljempänä Neste) teki 15.3.2017 PRH:lle väitteen ja vaati, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan. Väitekäsittelyn aikana UPM-Kymmene toimitti PRH:lle muutetut patenttivaatimukset pyytäen, että patentti pysytetään voimassa muutetun patenttivaatimusasetelman B, C, D tai E muodossa. PRH on 12.3.2020 antamallaan päätöksellä pysyttänyt patentin voimassa patenttivaatimusasetelman E mukaisessa muodossa.
UPM-Kymmene vaati, että markkinaoikeus (jäljempänä MAO) kumoaa PRH:n päätöksen ja pysyttää patentin voimassa ensisijaisesti yhtiön toimittaman patenttivaatimusasetelman C (jäljempänä ensisijainen patenttivaatimusasetelma) mukaisessa muodossa, toissijaisesti patenttivaatimusasetelman C1 mukaisessa muodossa tai kolmassijaisesti patenttivaatimusasetelman C2 mukaisessa muodossa. UPM-Kymmenen mukaan PRH on virheellisesti katsonut, ettei ensisijainen patenttivaatimusasetelma eroa tunnetusta tekniikasta. Patenttivaatimusasetelmien C1 ja C2 osalta UPM-Kymmene katsoi, että patenttivaatimusasetelmat on hyväksyttävissä samoilla perusteilla, joilla PRH:n myöntänyt patentin numero FI 126067.
Neste vaati, että MAO hylkää UPM-Kymmenen valituksen, koska patenttivaatimusasetelmien (C, C1, ja C2) patenttivaatimus 1 käsittää sellaista, mikä ei käy ilmi perusasiakirjasta.
Patenttilain 13 §:n mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty. MAO totesi, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 perustuu perusasiakirjassa esitettyyn patenttivaatimukseen 3 yhdistettynä perusasiakirjan patenttivaatimuksiin 1 ja 2.
Markkinaoikeuden mukaan patenttivaatimus 1 eroaa kuitenkin perusasiakirjan patenttivaatimuksesta 3 siltä osin, että haihdutusvaiheiden määrää koskevasta piirteestä on poistettu ilmaisut ”yhdessä” ja ”useammassa”. Muutoksella patenttivaatimus 1 on rajoitettu menetelmiin, joissa on kaksi tai kolme haihdutusvaihetta. Lisäksi patenttivaatimus 1 eroaa patenttivaatimuksesta 3 siinä, että patenttivaatimuksessa esitetty vaiheeseen on lisätty ensimmäisen haihdutusvaiheen toteutuslämpötila ja -paine.
MAO katsoi, ettei perusasiakirjaan sisälly sellaista suoritusmuotoa tai -esimerkkiä kolmivaiheisesta haihdutuksesta, jonka ensimmäinen vaihe toteutetaan 50-200 asteen lämpötilassa ja 5-100 mbarin paineessa ja jossa toisen ja kolmannen vaiheen lämpötila ja paine olisi vapaasti valittavissa. Markkinaoikeuden mukaan lämpötilaa ja painetta koskevien muutosten lisäämisessä oli kyse kaksi- tai kolmivaiheisen haihdutuksen käsittävän edullisen suoritusmuodon yleistämisestä.
Oikeuskäytännön mukaan yksittäisen piirteen irrottaminen yhdistelmänä esitetyn piirteiden joukosta on hyväksyttävää, jos irrotettu piirre ei liity erottamattomasta piirteiden yhdistelmän muihin piirteisiin eikä yhdistelmänä esitetyillä piirteillä ole selvästi tunnistettavissa olevaa toiminnallista tai rakenteellista yhteyttä toisiinsa.
Markkinaoikeuden mukaan yksi keksinnön ratkaisemista ongelmista kytkeytyy mäntyöljyn pienpoiston aikana tapahtuvaan raaka-aineen menetykseen. Keksinnön tekninen vaikutus eli pikijakeen minimointi saavutetaan eri haihdutusvaiheiden olosuhteiden, tässä tapauksessa lämpötilan ja paineen, yhdistelmällä. MAO katsoi, että pikijauheen erotusvaiheen lämpötilalla ja paineella on selvä toiminnallinen yhteys edeltävien vaiheiden lämpötilaan ja paineeseen. Täten ensimmäisen haihdutusvaiheen lämpötilaa ja painetta ei voida irrottaa muiden vaiheiden lämpötilasta ja paineesta ilman, että patenttivaatimusta 1 katsotaan muutetun patenttilain vastaisesti.
Ensisijaiseen patenttivaatimusasetelmaan tehdyt muutokset merkitsivät MAO:n mukaan sitä, että patenttivaatimusta 1 oli muutettu patenttilain 13 §:n vastaisesti. Ensisijaisen patenttivaatimusasetelman mukainen keksintö ei ollut siten patentoitavissa. Edellä esitetyin perustein MAO katsoi, etteivät myöskään tois- ja kolmassijaiset patenttivaatimusasetelmat olleet hyväksyttävissä. Täten asiassa ei ollut tarpeen lausua muista patentoitavuuden esteiksi esitetyistä seikoista, kuten patentin keksinnöllisyydestä.
Markkinaoikeus hylkäsi UPM-Kymmenen valituksen kokonaisuudessaan.
(NN)