-verkkolehtiAsiassa oli kyse siitä, voitiinko patenttivaatimusasetelmassa esitetyn keksinnön keksinällisyyden katsoa olevan puutteellinen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) esittämän mukaan.
Okmetic Oyj (jäljempänä Okmetic) oli 26.11.2013 hakenut patenttia keksinnölle ”High-Resistive Silicon Substrate whit a Reduced Radio Frequency Loss for a Radio-Frequency Integrated Passive Device”, eli vähennetyllä radiotaajuushäviöllä varustettu korkearesistiivinen piisubstraatti radiotaajuiselle integroidulle passiivilaitteelle. PRH oli tapauksessa hylännyt patenttihakemuksen no FI 20136180. Tapauksessa Okmetic Oyj (jäljempänä Okmetic) vaati markkinaoikeutta kumoamaan PRH:n antaman päätöksen 22.4.2021 ja palauttamaan asian uudelleen käsiteltäväksi. Okmetic esitti valituksen yhteydessä kaksi vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa. Yhtiön mukaan PRH oli virheellisesti katsonut, että ensisijaisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksessa esitetty keksintö ei eroaisi olennaisesti viitejulkaisussa esitetystä tunnetusta tekniikasta. PRH:n tapauksessa esittämä viitejulkaisu ei yhtiön mukaan sisältänyt keskeistä sekä ensisijaista vaatimusasetelma piirrettä.
Patenttilain 2 § 1 momentin mukaan ainoastaan keksinnölle joka on uusi verrattuna ennen patenttihakemuksen tekemispäivää tunnetuksi tulleeseen sekä eroaa olennaisesti siitä, voidaan myöntää patentti. Tunnetuksi tuleen todetaan pykälän 2 momentin mukaan kaikki joka on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen, esitelmän, hyväksikäyttämän tai muun tavan välityksellä. Tapauksessa kyseessä oleva keksintö liittyi ”korkeaintensiiviseen piisubstraattiin, joka voi toimia radiotaajuisten integroitujen passiivikomponenttien valmistusalustana sekö missä radiotaajuisten signaalien aikaansaamat häviöt ovat pienet”. Vaatimusasetelman (ensi- ja toissijainen) itsenäinen patenttivaatimus 1 on liittänässä piisubstraattiin sekä itsenäinen patenttivaatimus 5 valmistusmenetelmään. PRH esitti asiassa, että keksinnöllisyystarkastuksessa viitejulkaisu US 2013037922 (D1) voidaan pitää lähimpänä esitettynä tekniikan tasoa, joka tarkastelussa näin ollen toimi lähtökohtana arvioinnille.
PRH esitti useamman teknillisen elementin liittyen kyseisen keksinnön ja viitejulkaisun välillä, minkä perusteella keksinnöllä voitiin nähtdä olevan puutteellinen keksinnöllisyys. PRH:n mukaan alan ammattimiehelle keksintö olisi ilmeinen, jo tunnetun tekniikan perusteella, eikä näin ollen eroaisi olennaisesti tunnetusta. Okmetic katsoi kuitenkin muun ohella, että viitejulkaisussa D1 esitettyyn rakenteeseen liittyvä objektiivinen tekninen ongelma perustui tapauksessa jälkikäteiseenpäättelyyn. Yhtiön mukaan ei näin ollen voitu katsoa, että alan ammattimies voisi esitetyn rakenteen perusteella, ilman keksinnöllistä panosta päätyä itsenäisissä patenttivaatimuksissa esitettyyn ratkaisuun.
Arvioinnissaan markkinaoikeus korosti, että Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että keksinnöllisyyden arvioinnissa tulee käyttää lähintä tekniikan tasoa edustavaa viitejulkaisua. Tyypillisesti viitejulkaisusta on käytävä ilmi kyseessä olevaan patenttivaatimuksiin esitettyyn keksintöön nähden samaan tavoitteeseen tai tarkoitukseen pyrkivä ratkaisu. Viitejulkaisussa esitetyllä ratkaisulla on oltava samat olennaiset tekniset piirteet kun patenttivaatimuksessa esitetyllä keksinnöllä sekä teknisen ongelman samankaltaisuus. Menettelyyn liittyisi väistämättä jälkikäteispäättelyä, mikäli tekniikan tason valinta tehtäisiin muilla perusteilla kuin edellä esitetty. Ei voida katsoa, että alan ammattimies ottaisi muuhun tarkoitukseen kehitetyn ratkaisun kehittämistyönsä lähtökohdaksi.
Markkinaoikeuden mukaan tapauksessa ei voitu katsoa, että alan ammattimies valitsisi välituotetta oman kehittämistyönsä lähtökohdaksi, ilman tietoisuutta patenttivaatimuksen sisällöstä. Ottane huomioon kyseessä olevan keksinnön esitetyt patenttivaatimukset suhteessa tunnettuun tekniikkaan, markkinaoikeus katsoi, että PRH:n valituksen alaisessa päätöksessä ei ole esitetty sellaista piisubstraatti tai sen valmismenetelmää, jota ei olisi pidettävä keksinnöllisenä. Näin ollen markkinaoikeus kumosi PRH:n 22.04.2022 antaman valituksen alaisen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.
(SU)