-verkkolehtiAsiassa oli kyse yhteisömerkin erottamiskyvyn arvioinnista.
Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä myös kantaja) on vaatinut, että markkinaoikeus (MAO) kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) päätöksen 31.3.2021 ja palauttaa asian PRH:lle haetun merkin ”Attorney-at-Law” (jäljempänä myös merkki) rekisteröimiseksi yhteisömerkkinä. PRH on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt kantajan hakemuksen merkin Attorney-at-Law rekisteröimiseksi tavaramerkkilain 8 luvussa tarkoitettuna yhteisömerkkinä luokan 45 palveluille ”oikeudelliset palvelut; asianajajapalvelut”, koska rekisteröitäväksi haettu merkki Attorney-at-Law on mainitun päätöksen mukaan ilman erottamiskykyä.
MAO arvioi kiistanalaisen merkin erottamiskykyä ensinnäkin itsenäisesti ja lisäksi käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn perusteella.
Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.
MAO totesi, että tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden ja palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Yksinoikeutta ei tule myöntää merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita.
MAO totesi edelleen, että asiassa rekisteröitäväksi haetun yhteisömerkin erottamiskykyä on arvioitava samalla tavalla kuin sellaisen tavallisen tavaramerkin, jota ei ole haettu rekisteröitäväksi yhteisömerkkinä ja yhteisömerkkiä koskevat samat tavaramerkkilain 12 §:ssä säädetyt hylkäysperusteet kuin tavallisia tavaramerkkejä (ks. HE 201/2018 vp s. 180).
MAO totesi, että rekisteröitäväksi haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottava haetun merkin ja sen kattamien palvelujen välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys. MAO katsoi, että valituksessa esitetylle seikalle, että ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenet voivat käyttää asianajajan ammattinimikettä Suomessa, ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa haetun merkin itsenäistä erottamiskykyä, sillä merkillä on muitakin merkityksiä ja asianajajan ammattinimikkeelle on useita eri englanninkielisiä vastineita. Siten MAO katsoi, ettei haettu merkki Attorney-at-Law ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 45 palveluille.
TavaramerkkiL 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. MAO totesi, että merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti merkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.
MAO arvioi, että asiassa toimitettu näyttö ei osoittanut, että merkkiä Attorney-at-Law olisi sellaisenaan hakemuksen tekemispäivään mennessä käytetty tavaramerkkinä nyt kyseessä olevien luokan 45 palvelujen kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena. Asiassa ei myöskään esitetty näyttöä siitä, miten asianajajat ovat väitetysti käyttäneet haettua merkkiä kaupallisessa toiminnassaan. Edelleen asiassa ei esitetty näyttöä siitä, että kohdeyleisö ymmärtäisi haetun merkin Attorney-at-Law voivan erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenten palvelut muiden samoja vastaavia palveluja tarjoavien palveluista tai että merkki viittaisi johonkin tiettyyn kaupalliseen alkuperään.
MAO katsoi, ettei haetun merkin voida katsoa tulleen kantajan esittämällä tavalla luokan 45 palvelujen merkkinä myöskään käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 5.10.2020.
Edellä todetuin perustein MAO katsoi, ettei haettu merkki Attorney-at-Law ole tavaramerkkilain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville palveluille luokassa 45 ja hylkäsi kantajan valituksen.
(PI)